ISO 56005: Due Diligence de Propiedad Intelectual: Prepararse para una transacción, una alianza o una operación internacional

Juan Carlos Suárez D. 

Director de Gestión de PI y Transferencia de Tecnología, Universidad El Bosque | Docente y consultor internacional en Gestión de PI & Transferencia Tecnológica. 

María Camila Duque 

Coordinadora de Gestión de PI, K-Intangibles IP Strategy & Tech Transfer | Docente y consultora en Gestión de PI. 

1. Dos herramientas relacionadas, pero con un propósito distinto: Auditoría de PI/Due Diligence de PI.

En el artículo anterior de esta serie describimos la auditoría de PI como una herramienta de gestión interna: un proceso sistemático y de amplio alcance que la empresa realiza sobre sí misma para conocer el estado integral de sus activos intangibles, identificar brechas y alinear su portafolio con la estrategia. La auditoría la inicia usualmente la propia empresa, abarca toda su PI y no depende de ningún evento externo para activarse.

La Due Diligence de PI tiene un alcance distinto. Es un proceso de verificación acotado, con una finalidad específica y, generalmente, con un tercero implicado: un inversor que evalúa si invertir o no en un negocio, un socio que analiza si entrar en un nuevo proyecto, un adquirente que decide si comprar o abstenerse, o la propia empresa que necesita conocer el estado de PI de lo que está a punto de adquirir, licenciar o participar como aliado.

La diferencia radica en el propósito, el alcance y el contexto. La auditoría obtiene información organizacional de forma continua. La Due Diligence responde a una pregunta concreta, en un momento determinado, respecto de una transacción u operación específica.

2. ¿Qué es la Due Diligence —debida diligencia— de PI y cuándo se activa?

La Due Diligence de PI es un proceso de verificación y evaluación del estado legal, estratégico y comercial de los activos intangibles de PI directamente vinculados a una transacción u operación específica. Su objetivo es responder, con fundamentos técnicos y legales, a preguntas que una transacción exige resolver antes de cerrarse:

¿La PI asociada a la transacción u operación realmente existe y está vigente?

¿Los derechos están correctamente asignados a quien dice ser titular?

¿Existen cargas, licencias, disputas o compromisos que afecten el uso libre de esa PI?

¿La PI cubre los mercados relevantes para la operación?

¿Existen riesgos de infracción a terceros que puedan comprometer la viabilidad del negocio?

¿El valor atribuido a esa PI en la transacción está justificado?

Este proceso se activa, por lo general, en los siguientes escenarios:

• Rondas de inversión: fondos e inversores examinan la PI antes de comprometer capital. Una PI mal manejada o parcialmente protegida puede reducir la valoración o bloquear la operación.
• Fusiones y adquisiciones (M&A): la PI suele ser el activo más relevante en una transacción tecnológica. Errores en la titularidad o en la cobertura pueden afectar el precio o las condiciones del cierre.
• Acuerdos de licencia: el licenciatario necesita verificar que la PI que va a usar exista, esté protegida y esté libre de cargas antes de pagar regalías por ella.
• Alianzas estratégicas y codesarrollos: cada parte debe conocer qué PI aporta la otra y qué compromisos previos existen en torno a ella.
• Expansión internacional: antes de operar en un nuevo país, la empresa puede necesitar verificar si su PI está protegida en ese territorio y si existen derechos de terceros que puedan impedir su entrada.

• Convocatorias y proyectos financiados: los programas y convocatorias internacionales suelen requerir que los participantes demuestren la solidez de su portafolio de PI.

   

3. Alcance de la Due Diligence de PI: ¿qué revisar y con qué alcance?

Una de las características determinantes de la Due Diligence de PI es la definición de su alcance. No se trata de revisar toda la PI de una empresa, sino únicamente la relevante para la operación en cuestión. Esto lo distingue estructuralmente de la auditoría.

Si una empresa de tecnología agrícola, por ejemplo, está negociando una licencia de su tecnología de riego inteligente con un distribuidor en México, la Due Diligence se centrará en las patentes de esa tecnología en México, en los contratos de titularidad del software asociado, en los acuerdos de confidencialidad firmados con los desarrolladores y en la verificación de que no existen licencias previas que limiten la exclusividad prometida al futuro licenciatario. Las marcas en Europa o los diseños industriales de otro producto de la empresa quedan fuera del alcance, salvo que resulten relevantes para esa operación específica.

La delimitación del alcance de la Due Diligence de PI es estratégica: permite concentrar los recursos y el tiempo disponibles en lo que realmente importa para la decisión de negocio.

4. Las dimensiones clave de una Due Diligence de PI.

Dentro del alcance definido por la operación, una Due Diligence de PI bien estructurada revisa las siguientes dimensiones:

4.1 Titularidad y cadena de derechos.

El punto más crítico —y el que con mayor frecuencia genera problemas— es verificar quién es realmente el titular de la PI asociada a la transacción u operación. En muchas PYMES, los derechos no siempre están formalmente asignados a la empresa: pueden estar en manos de un fundador, de un colaborador externo, de una universidad socia o de un desarrollador de software que nunca firmó una cesión.

Las preguntas básicas son:

¿Están los derechos de PI formalmente asignados a la empresa mediante contratos válidos y vigentes?

¿Se han firmado acuerdos de cesión con todos los empleados, colaboradores y socios que participaron en la generación de la PI?

¿Existe PI desarrollada en proyectos conjuntos cuya titularidad no esté completamente definida o esté compartida con terceros?

Ejemplo EU-LATAM: una PYME que va a licenciar su tecnología a un socio en Colombia o en Perú puede descubrir, durante la Due Diligence, que parte de esa tecnología fue desarrollada en un proyecto con una universidad latinoamericana y que, sin un acuerdo previo de titularidad, los derechos son compartidos —o incluso pertenecen a la institución académica—. Ese hallazgo puede cambiar por completo los términos de la licencia.

4.2 Vigencia, estado de los registros y cobertura territorial.

La PI relevante para la operación debe estar activa y protegida en los territorios de importación de la transacción específica. Esto implica verificar:

• Que las patentes, marcas y diseños están legalmente vigentes y que no tienen acciones pendientes sin atender para su respectivo mantenimiento y/o renovación, según corresponda.
• Que la cobertura territorial coincida con los mercados en los que se desarrollará la operación.
• Que las solicitudes en trámite tienen una probabilidad razonable de concesión y no enfrentan objeciones graves.
• Que no existen registros paralelos o similares de terceros en los territorios pertinentes. 

4.3 Análisis de libertad de operación (FTO).

Uno de los análisis más valorados en una Due Diligence es el de la libertad de operación (Freedom-to-Operate, FTO). Consiste en verificar si la empresa —o su contraparte en la operación— puede utilizar la PI o comercializar los productos o servicios asociados sin infringir los derechos de terceros. La ISO 56005 lo identifica en uno de sus anexos como una herramienta clave para la identificación y la gestión de riesgos de PI.

Para una PYME europea que, por ejemplo, está negociando su entrada en un mercado latinoamericano, el análisis de FTO puede revelar la existencia de un competidor local con una patente registrada que cubre el mismo campo tecnológico, lo que podría impedir la comercialización o generar una demanda por infracción.

4.4 Contratos y compromisos que condicionan la PI.

La PI puede estar formalmente registrada a nombre de la empresa y, aun así, tener limitaciones contractuales que afecten la operación. Hay que verificar:

• Licencias exclusivas otorgadas a terceros que limiten el uso o la transferencia de la PI.
• Cláusulas de PI en contratos con clientes, proveedores o socios que condicionen su explotación.
• Compromisos asumidos en proyectos financiados públicamente que incluyan restricciones a la PI generada.
• Acuerdos de no competencia o de no divulgación que puedan afectar la libertad de la empresa para utilizar su propia PI en el marco de la nueva operación.

4.5 Valoración de la PI en el contexto de la operación.

Cuando la PI es objeto o parte relevante de la transacción -como ocurre en una adquisición o en un contrato de licencia-, el resultado de la Due Diligence de PI puede afectar el valor de la transacción u operación, ya que, si la PI tiene algún tipo de restricción y/o debilidad que no se había identificado al momento de la valoración económica inicial de la transacción u operación, se tendrían elementos clave para una reducción del valor inicialmente presentado. Por el contrario, si el resultado de la Due Diligence de PI no solo arroja una PI sólida, sino que también identifica más intangibles y elementos asociados a la transacción, ello daría respaldo a la valoración de la transacción o incluso podría aportar insumos para lograr una mejor negociación económica. 

5. La Due Diligence de PI en el contexto EU-LATAM: elementos clave a tener en cuenta.

Para las pymes europeas que operan o buscan expandirse en América Latina, la Due Diligence de PI tiene elementos clave para tener en cuenta: 

• No existe un sistema regional de PI unificado: a diferencia del sistema europeo, cada país de América Latina gestiona sus propios registros. Verificar la PI en la región implica revisar sistemas nacionales independientes.
• El riesgo de registro de marcas es significativo: terceros pueden registrar marcas de empresas extranjeras que aún no han formalizado su presencia en el país. Detectar esto durante la Due Diligence puede evitar conflictos costosos.
• Los tiempos de enforcement varían considerablemente: la solidez jurídica de una PI en un país latinoamericano no garantiza la misma facilidad de defensa en otro país. La Due Diligence debe incorporar esta variable al evaluar los riesgos de la operación.

• El know-how y los secretos empresariales dependen de contratos, no de registros: su protección es tan sólida como los acuerdos que la respaldan, y estos deben ser verificables y aplicables en la jurisdicción relevante.

   

"Llegar a una negociación que involucre un software o una tecnología en general, sin haber realizado una Due Diligence de PI es como firmar un contrato de compraventa sin tener certeza de que quien lo vende es realmente el titular de derechos”

6. La relación entre auditoría y Due Diligence: cómo la primera prepara para la segunda.

Una empresa que gestiona su PI de forma sistemática —con un inventario actualizado, contratos de titularidad en orden, registros vigentes y una estrategia clara— afronta cualquier Due Diligence desde una posición de solidez. La auditoría periódica no solo mejora la gestión interna, sino que también constituye la mejor preparación para el momento en que un tercero necesite verificar el estado de la PI.

Por el contrario, una empresa que nunca ha realizado una auditoría de PI y se enfrenta a una Due Diligence impulsada por una oportunidad de inversión o de alianza, se verá obligada a realizar una revisión para un caso concreto que probablemente evidencie problemas en el manejo de PI a nivel organizacional y/o institucional. La ISO 56005 busca precisamente que las empresas cuenten con buenas prácticas para evaluar sistemáticamente su PI a nivel organizacional (auditoría de PI) y aplicar herramientas para la revisión de la PI involucrada en transacciones/operaciones (Due Diligence de PI). 

7. Checklist básico de Due Diligence de PI para operaciones EU-LATAM.

8. Recomendaciones prácticas para PYMES europeas con proyección en América Latina.

• No esperar a la Due Diligence para ordenar la PI de la empresa. Una auditoría periódica es la mejor preparación. La solidez que se construye con el tiempo no puede improvisarse en una negociación.
• Delimitar el alcance desde el principio. Una Due Diligence sin un alcance definido puede volverse tan costosa y extensa como una auditoría, pero sin la profundidad estratégica de esta. Identifique exactamente qué PI es relevante para la operación.
• Verificar la titularidad antes de negociar. Es el punto más problemático y el que más impacto tiene en la credibilidad de la empresa ante la contraparte.
• Incluir el análisis de FTO como parte estándar del proceso. Especialmente en mercados latinoamericanos, donde los paisajes de PI pueden incluir actores locales que la empresa desconoce.
• Contar con asesoría legal local en los países de la operación. Los sistemas de PI nacionales presentan particularidades que requieren un conocimiento específico del entorno jurídico local.
• Documentar los hallazgos y utilizarlos para implementar mejoras. Un a siempre revela algo que puede mejorarse. Ese conocimiento es valioso más allá de la operación específica.

9. Conclusión.

La Due Diligence de PI no es una auditoría acelerada. Es una herramienta distinta, con un propósito específico: verificar, frente a una operación concreta, que la PI relevante es sólida, válida, libre de cargas y que justifica el valor que se le atribuye en la transacción.

Para las PYMES europeas con proyección en América Latina, este proceso tiene una importancia estratégica particular: los riesgos de titularidad compartida, de registro de marcas, de cobertura insuficiente y de enforcement variable son reales y pueden afectar directamente el resultado de una inversión, una alianza o la entrada a un nuevo mercado.

Siguiendo el marco de la ISO 56005, la mejor forma de abordar una Due Diligence con solidez es contar con una gestión de PI sistemática y continua. La empresa que conoce bien lo que tiene puede demostrarlo cuando se le solicita para una transacción u operación específica. 

"La Due Diligence de PI en una transacción u operación, es una prueba determinante de cómo una empresa ha gestionado sus activos intangibles. Prepararse para dicha prueba no empieza cuando aparece el inversor o un potencial aliado; empieza el día en que la empresa decide gestionar su PI de forma organizada y estratégica."

Sobre los autores: 

Juan Carlos Suárez Delgadillo. Director de Gestión de PI y Transferencia de Tecnología en la Universidad El Bosque y Director de Estrategia en K-Intangibles. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad de Ankara (Turquía) y la OMPI. Formación en Gestión de PI y Transferencia de Tecnología en Israel, Francia, Estados Unidos y Singapur. Consultor internacional en Gestión de PI y Transferencia Tecnológica para la OMPI. 

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María Camila Duque Díaz Coordinadora de Gestión de PI en K-Intangibles IP Strategy & Technology Transfer. Abogada de la Universidad de Caldas, con Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación de la Universidad de San Andrés (Argentina) y la OMPI, y Especialista en PI y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Formación en Comercialización de PI en Singapur. Consultora en Gestión de PI con experiencia especializada en el sector universitario latinoamericano. 

🔗 linkedin.com/in/maria-camila-duque-diaz

En otros episodios....

Artículo 1: “Gestión estratégica de la Propiedad Intelectual en las pymes: un enfoque basado en la ISO 56005”

Artículo 2: “Cómo definir una estrategia de propiedad intelectual alineada con el modelo de negocio”

Artículo 3: “Auditoría de Propiedad Intelectual: inventario, valoración y gestión de riesgos”

Artículo 5: “De la Protección a la Explotación: Operar la PI con Enfoque Estratégico”